El registro de una marca comercial otorga a las empresas la seguridad y protección de la misma. Al registrarla, se otorga la seguridad de que aquellos elementos distintivos con los cuales se identifica la marca, mantengan esa distinción en sus servicios o productos en contraste de otros semejantes dentro del mercado. Con el registro de la marca se protege lo que se conoce como propiedad intelectual de la misma.
Ahora bien, ¿qué sucede con el registro de las marcas cuando éstas buscan obtener protección en un país extranjero? En el caso de México, las marcas son protegidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y de manera semejante, cada país cuenta con un organismo gubernamental encargado de todo lo relativo a las marcas y su propiedad industrial. Asimismo, existen diversos tratados internacionales en materia de Propiedad Intelectual y uno de ellos se creó específicamente con la finalidad de registrar una marca en el extranjero, de manera simplificada y sin tener que ir hasta las oficinas del país extranjero a solicitar el registro.
Por ejemplo, México es parte del Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, así como al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid desde 2013, los cuales tienen por objeto que los países parte constituyan una unión particular para el registro internacional de marcas, es decir, las nacionales de cada uno de los países contratantes puede obtener en todos los demás países parte de la protección de sus marcas registradas en el país de origen a través del depósito de la marca en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Ahora bien, por esto no debe entenderse que el registro internacional de una marca la protege de manera automática y simultánea en todos los Estados parte, sino que el titular de la marca en el país de origen puede solicitar que la protección surta efectos en uno o más países contratantes mediante el registro de una única solicitud. Es decir, el titular de una marca puede registrarla en otro país parte sin tener que presentar su solicitud directamente ante el órgano gubernamental de dicho país.
El registro internacional sujeto al Arreglo de Madrid produce los mismos efectos como si la solicitud de registro de marca hubiese sido depositada directamente en cada una de los países contratantes que fueron designados específicamente por el solicitante.
Para obtener la protección de la marca, la solicitud de registro deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Aún cuando la OMPI reciba la solicitud de registro internacional de una marca por reunir con los requisitos anteriormente mencionados, ello no garantiza que la protección de la marca se extienda a todos los países solicitados, toda vez que dicha protección queda sujeta al estudio que cada Estado debe de llevar a cabo de acuerdo con su normatividad interna, ya que hay algunos países contratantes que desde un principio fijan requisitos adicionales para el registro de una marca internacional en su país. La OMPI se encarga de que la solicitud reúna los requisitos antes señalados y una vez que la solicitud es aceptada, únicamente funciona como intermediario entre las oficinas del país de origen y las oficinas del país en el que se pretende obtener la protección, de modo que la extensión territorial efectiva del registro depende del estudio y aprobación que haga cada Estado en lo particular.
No obstante lo anterior, si la solicitud reúne todos los requisitos señalados en el acuerdo de Madrid, los Estados parte no podrán negar el registro salvo los siguientes supuestos:
En caso de que un Estado niegue la extensión a la protección, éste deberá de fundar y motivar el sentido de su decisión de conformidad con los supuestos de excepción, sin embargo, bajo ninguna circunstancia podrá negarse a otorgar la protección bajo el argumento de que su normatividad interior solo autoriza el registro de un número limitado de clases o para un número limitado de productos o servicios. De igual manera es importante señalar que el interesado tendrá los mismos medios de recurso que si la marca hubiera sido depositada directamente por él en el país donde la protección es denegada.
El registro internacional ante la OMPI tiene una duración de 20 años con posibilidad de renovación por otros 20 años contados a partir de la expiración del período precedente, y el trámite se realiza mediante el pago de la tasa de base y, en su caso, del pago de las tasas suplementarias así como de los complementos de la tasa; sin embargo, la renovación no puede entrañar ninguna modificación respecto al registro precedente.
Por otro lado, el titular del registro internacional puede renunciar en cualquier momento a la protección en uno o varios de los Estados miembros por medio de una declaración presentada al organismo de propiedad intelectual de su país de origen, para que éste la comunique a la OMPI, quien a su vez notificará a los países concernientes sobre la renuncia.
En el caso de que se busque registrar una marca mexicana en un país extranjero, la solicitud debe de presentarse ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial de manera presencial, por medio de buzón en línea, servicio de correo postal o mediante mensajería especializada. Una vez revisada la solicitud por el IMPI, éste remite la solicitud a la OMPI, quien a su vez analiza la solicitud y la remite a las oficinas de los países correspondientes.
De acuerdo con el Arreglo de Madrid, el registro internacional produce los mismos efectos que una solicitud de registro de marca presentada en otro país que sea contratante. En consecuencia, las marcas internacionales registradas en un Estado parte se encuentran en el mismo nivel de protección que los registros de las marcas nacionales, lo que implica que la solicitud de un registro de marca en el país de origen no puede afectar la protección que se ha otorgado a una marca internacional.
De hecho, puede darse el supuesto en el que un extranjero tenga un derecho preferente al registrar su marca frente a un tercero en el país de origen de este, a lo cual se le conoce como derecho de prioridad. El derecho de prioridad permite que el titular de la marca solicite su protección directamente en México, sin necesidad de obtener un registro internacional. Sin embargo, para que esto pueda darse de tal modo, es necesario que se realice dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la solicitud de origen. En dicho caso, se reconoce como fecha de la solicitud, la que lo fue primero, esto es, la fecha de la solicitud de origen, para lo cual, el solicitante únicamente debe cumplir con:
Así como se reconoce cierta igualdad entre las marcas nacionales y extranjeras, también se les reconocen las mismas limitantes, como consecuencia, si una persona con nacionalidad mexicana, con domicilio o establecimiento en el país, tiene interés en registrar una marca idéntica o similar en grado de confusión a una marca internacional o que bien, considere tener un mejor derecho sobre la misma, tiene a su alcance las vías legales previstas por la ley, tales como procedimiento administrativo de caducidad, nulidad o cancelación (*cada acción procede en diferentes supuestos que se explicarán en otro video*) con el fin de que la protección de la marca internacional deje de surtir efectos en México.
Es vital que se reconozca la importancia del registro de marcas, no solo a nivel nacional, sino también internacional, de modo que la propiedad intelectual de éstas sea protegida en su país de origen, así como en cualquier otro en el que la marca tenga interés, de modo que la marca logre posicionarse frente a su competencia dentro del mercado de distintos países de manera simultánea.
Escrito por: Andrea Solano
Referencias y fuentes de información:
Registro digital: 2019951
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Administrativa
Tesis: I.10o.A.100 A (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2649
Tipo: Aislada
MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. ALCANCES DE SU PROTECCIÓN EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL SUSCRITA POR EL ESTADO MEXICANO.
El hecho de que algunas marcas alcancen un nivel de notoriedad en el comercio que traspasa las fronteras del país en que existe el registro marcario, ha motivado su protección a nivel internacional, como se advierte de los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, suscritos por el Estado Mexicano, de los cuales deriva un mandato que constriñe a los Estados miembros a rehusar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra notoriamente conocida en un país miembro, lo que evidencia la protección especial que debe otorgarse a las marcas con esa característica, aun cuando no estén registradas y hace patente que no rigen los principios de territorialidad y especialidad, ya que la finalidad de las medidas internacionalmente acordadas es evitar el registro y uso de una marca que pueda crear confusión con otra notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, a fin de evitar actos de competencia desleal que perjudiquen los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar.
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 639/2018. Pintucom, S.A. de C.V. y otra. 22 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.
Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Registro digital: 2019952
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Administrativa
Tesis: I.10o.A.99 A (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2650
Tipo: Aislada
MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. MATICES DE SU PROTECCIÓN ESPECIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL.
Se consideran marcas notoriamente conocidas aquellas que, por su permanencia en el mercado, en la propaganda o en razón de cualquier otro factor, son del conocimiento de la mayoría de los consumidores y, generalmente, gozan de una protección especial a nivel internacional contra los signos que pretendan su reproducción, imitación o traducción, siempre y cuando se corra el riesgo de crear confusión en el sector pertinente del público; de ahí que habitualmente se protegen, independientemente de que estén registradas, respecto de productos y servicios que sean idénticos o similares hasta el punto de crear confusión en quienes constituyen la base de su reputación. En algunos países, bajo determinadas condiciones, también se resguardan de productos o servicios que sean diferentes, para evitar su aprovechamiento de mala fe o sin justo título, derivado de su alto grado de exposición. En el caso mexicano, esa protección especial contra signos iguales o semejantes en grado de confusión, está contenida en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, en aras de evitar actos de competencia desleal y procurar una tutela eficaz del registro marcario.
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 639/2018. Pintucom, S.A. de C.V. y otra. 22 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.
Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Registro digital: 2019951
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Administrativa
Tesis: I.10o.A.100 A (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2649
Tipo: Aislada
MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS. ALCANCES DE SU PROTECCIÓN EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL SUSCRITA POR EL ESTADO MEXICANO.
El hecho de que algunas marcas alcancen un nivel de notoriedad en el comercio que traspasa las fronteras del país en que existe el registro marcario, ha motivado su protección a nivel internacional, como se advierte de los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, suscritos por el Estado Mexicano, de los cuales deriva un mandato que constriñe a los Estados miembros a rehusar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea susceptible de crear confusión con otra notoriamente conocida en un país miembro, lo que evidencia la protección especial que debe otorgarse a las marcas con esa característica, aun cuando no estén registradas y hace patente que no rigen los principios de territorialidad y especialidad, ya que la finalidad de las medidas internacionalmente acordadas es evitar el registro y uso de una marca que pueda crear confusión con otra notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, a fin de evitar actos de competencia desleal que perjudiquen los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar.
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 639/2018. Pintucom, S.A. de C.V. y otra. 22 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.
Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2019 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la Federación
Registro digital: 203005
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Novena Época
Materias(s): Administrativa
Tesis: I.4o.A.60 A
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Marzo de 1996, página 972
Tipo: Aislada
MARCAS. SU INSCRIPCION EN UN PAIS EXTRANJERO CON APOYO EN EL CONVENIO DE PARIS, DEBE EXAMINARSE AL SOLICITARSE SU REGISTRO EN MEXICO.
Conforme con lo dispuesto en los artículos 117 y 118 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (Ley de la Propiedad Industrial vigente), la solicitud del registro de una marca en México formulada con apoyo, entre otros aspectos, en el hecho de que en otros países, de acuerdo al Convenio de París, se encuentra inscrita es una circunstancia trascendente que la autoridad administrativa debe examinar para resolver sobre la procedencia o no del registro solicitado, en cumplimiento a la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 1684/95. C.H. Robinson Company. 9 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: Luis Enrique Ramos Bustillos.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2000251
Instancia: Segunda Sala
Décima Época
Materias(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 39/2011 (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1244
Tipo: Jurisprudencia
MARCAS. PARA SATISFACER EL INTERÉS JURÍDICO PARA DEMANDAR LA CADUCIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA, DEBE ACREDITARSE LA SOLICITUD DE REGISTRO RESPECTIVO.
Conforme a los artículos 152, fracción II, 155 y 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, la caducidad de un registro marcario puede obtenerse en un procedimiento que se inicie, entre otros casos, a petición de parte, lo que debe entenderse se refiere a toda persona que sea titular de un interés jurídico, por lo que necesariamente excluye a quienes únicamente tienen un interés de hecho. Por tanto, el interés jurídico para hacer valer la caducidad de un registro marcario no deriva necesariamente de un derecho subjetivo per se, sino que comprende también a las personas que tienen un derecho oponible a terceros, es decir, aquellas que solicitan el registro de una marca o bien, porque teniendo una marca registrada, ésta es similar a otra que podría estar caduca; de ahí que dicha solicitud constituye un requisito indispensable para demandar la caducidad mencionada.
Contradicción de tesis 357/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Segundo y Noveno, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Juan Pablo Rivera Juárez.
Tesis de jurisprudencia 39/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de noviembre de dos mil once.
